LA ENTREVISTA

Amparo del Rio, de Pons Patentes y Marcas Internacional

MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Amparo del Rio, de Pons Patentes y Marcas Internacional
20-SEPTIEMBRE-2013
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“La mayoría de las empresas no son conscientes de la importancia de la propiedad industrial”

La especialización de esta abogada de Propiedad Industrial es el derecho de marcas. Amparo del Rio, del departamento de Marcas Internacional en Pons Patentes y Marcas Internacional, es licenciada en Derecho Empresarial en la Universidad Pontificia de Comillas ICADE y Master en Práctica Jurídica UCM. Con 13 años de experiencia a sus espaldas, insiste en esta entrevista sobre la importancia de la marca cuando una compañía decide expandirse fuera de España.

¿Qué pasos hay que dar para registrar una marca en el extranjero?

En primer lugar, ponerse en manos de profesionales, ya que dependiendo de los países de interés, los trámites pueden ser muy complejos y, por tanto, requieren asesoramiento profesional que puede evitar retrasos y costes mayores. Una vez definidos los países de interés, debemos tener clara la imagen o representación gráfica de la marca que se vaya a utilizar, el titular de la misma, así como los productos y servicios que se desean proteger.

¿Qué país o países facilitan más estos trámites y cuáles ponen más impedimentos?

Debido a la creciente globalización, existen importantes tratados y acuerdos que facilitan las solicitudes de marca en el extranjero. Un ejemplo en el que se facilitan los trámites de la solicitud con un importe ahorro de costes sería el caso de marca comunitaria, en el que a través de una sola solicitud, obtendríamos la protección en 28 países de la Unión Europea. En el caso opuesto, nos encontraríamos con países como Estados Unidos, con dificultades debido a la casuística en la especificación de productos y servicios, así como China, debido al complejo sistema de subclases y el largo procedimiento de concesión.

Por último, existen otros países como Emiratos Árabes o Arabia Saudita, donde los documentos necesarios para la solicitud, como pueden ser los poderes o certificados de empresas, requieren un legalización costosa y compleja.

 

China es una potencia económica creciente y su interés comercial es indudable. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de registrar su marca en este país?

Las empresas deben tener en cuenta principalmente que es fundamental registrar su marca antes de usarla en ese país, incluso si solo se hace con fines de fabricación o exportación.

En China se otorga el derecho al primero que registra. Asimismo, se debe elegir una marca fuerte y orientada para dicho mercado, lo que implica no registrar únicamente en caracteres latinos sino en caracteres mandarines, todo ello mediante el asesoramiento de profesionales adecuados. También destacaría la importancia de asegurar otros derechos, como los contratos de cesión y licencias, así como el registro de la marca en la Aduana para obtener una mayor protección.

¿Cuáles son los principales errores que se comenten?

Los principales errores se repiten en la mayoría de los casos parten de considerar que la legislación china/extranjera es similar a la nacional y ya conocida. Los principales problemas provienen de no tener en cuenta la diferente cultura y lengua y no recurrir a profesionales en la materia. Para concretar algunos ejemplos, uno de los principales errores suelen ser que las empresas comienzan a usar la marca antes de registrarla en ese país. Así, se encuentran con que sus distribuidores locales o licenciatarios se han adelantado en el registro y la compañía puede encontrarse con su mercancía paralizada en el aduana por este motivo.

El segundo error habitual es elegir una marca débil. Esto es debido a que la transliteración al chino no se ha realizado correctamente. Por ello, es necesario realizar una adecuada transposición fonética y conceptual para que la marca resulte atractiva al mercado chino. Por ejemplo, Coca-Cola se pronuncia ‘ke Kou kele’ y significa “delicioso y placentero”. Sin embargo, Google se pronuncia ‘Goo Ge’, lo cual significa ‘canciones de los cultivos’, algo demasiado vago e impreciso.

Otro de los errores habituales es no obtener una adecuada protección debido al sistema de subclases, así como la falta de protección de los contratos y acuerdos realizados con los distribuidores locales. Por último, otro de los errores comunes es no utilizar la marca tal y como se encuentra protegida, lo que puede acarrear problemas al hacer valer nuestros derechos en los casos de piratería e infracción del derecho de marca.

 

¿Son conscientes las empresas españolas de la importancia de la propiedad industrial?

La mayoría de las empresas no son conscientes de la importancia de la propiedad industrial. Normalmente, solo comienzan a tomar una posición activa cuando se las atribuye la infracción de los derechos de terceros.

Desde el punto de vista comercial, sería recomendable considerar los derechos de propiedad industrial desde una perspectiva más amplia, no solo utilizando las patentes y las marcas como medios para bloquear a terceros competidores, sino también por abrir nuevas posibilidades, como establecer relaciones comerciales con otras empresas.

En definitiva, es necesario que las empresas tomen conciencia de que el derecho exclusivo que les otorga una patente o una marca, es una inversión que les ofrece la oportunidad de ampliar su capacidad de colaboración con otros, por ejemplo mediante las licencias, franquicias o creación de empresas conjuntas, que aumentarían su competitividad y posición en el mercado.

¿También se innova en el campo de las patentes y marcas?

Por supuesto. En el campo de las marcas, cada día se adhieren nuevos países y se crean nuevos acuerdos para optimizar la protección de los derechos (la reciente adhesión de la India al Tratado de Marcas Internacionales).

Otro ejemplo de ello, es la Comisión Europea que ha presentado recientemente una propuesta de reforma del sistema de marcas. La comisión afirma que la propuesta hará “los sistemas de registro de marcas de la UE más accesibles y eficientes para los negocios en términos de menores costes y complejidad, mayor velocidad, más predicción y seguridad legal”. Por ejemplo, eliminando la representación gráfica y facilitando con ello la protección de marcas no convencionales, como las sonoras, rozando el límite de lo que puede ser registrado.

Asimismo, y debido a la importancia de la tecnología, surgen nuevos productos que dan lugar a nuevas marcas, como pueden ser el caso de las impresoras en 3D, que recrean de forma tangible en 3 dimensiones un objeto que previamente ha sido diseñado con un software concreto. La misma empresa Microsoft ha desarrollado una patente que protege a los  diseños, revalorizando con ello además la marca tridimensional, que protege las formas tridimensionales como envoltorios, envases y cualquier objeto que pueda representarse gráficamente y sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de otras.

En el campo de las patentes, queremos destacar que España es un líder mundial y europeo en las patentes verdes (energías renovables). Las patentes de biotecnológica y de software también se encuentran en pleno auge y desarrollo, un ejemplo reciente es Amazon, que el pasado 29 de febrero de 2013 obtuvo una patente (US Patent No. 8,364,595) sobre la primera tienda de libros digitales usados, como invención de un método para compartir datos digitales utilizados.

 
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